Reato di contraffazione del marchio tridimensionale: il caso in esame
La Corte di Cassazione è intervenuta su una pronuncia della Corte d’Appello di Ancona che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione del reato di contraffazione ai sensi dell’art. 473 c.p., pur riconoscendo la responsabilità civile dell’imputato.
Quest’ultimo aveva impugnato la sentenza, contestando la possibilità di configurare il reato in assenza della riproduzione del marchio testuale. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo il rinvio al giudice civile competente.
1. Focus: tutela penale del marchio tridimensionale rinomato
Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la contraffazione dei cosiddetti marchi tridimensionali, ossia quelli legati alla forma, alle proporzioni e all’aspetto complessivo di un prodotto (ad esempio borse riconducibili a brand noti come Balenciaga o Hermes), anche quando manca la riproduzione del logo o del nome del marchio.
La Suprema Corte, richiamando giurisprudenza europea (come nel caso Lego Juris c. UAMI) e nazionale, ha evidenziato che non ogni marchio tridimensionale gode automaticamente di protezione penale: è necessario che la forma abbia carattere distintivo e non sia comune nel settore di riferimento.
Tuttavia, se il marchio è qualificabile come ‘forte’, anche modifiche rilevanti ma che lasciano intatto il nucleo identificativo possono integrare gli estremi del reato. La semplice imitazione della forma, se induce in errore il consumatore circa l’origine del prodotto, può costituire contraffazione ai sensi dell’art. 473 c.p.
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2. Aspetti probatori e metodologia di verifica
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’approccio probatorio criticato dalla Cassazione. Secondo la Corte, i consulenti tecnici incaricati non hanno esaminato fisicamente i prodotti sequestrati, ma si sono limitati ad analizzare immagini statiche.
Inoltre, la Corte d’Appello ha trascurato alcuni aspetti rilevanti — come materiali, colorazioni e finiture — che avrebbero potuto rafforzare la riconducibilità della merce ai marchi noti.
Queste omissioni assumono particolare importanza perché, in presenza di prescrizione del reato, la responsabilità civile deve essere accertata secondo i criteri del diritto civile. A tal proposito, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui, ai fini della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., è sufficiente dimostrare che l’ipotesi prospettata sia ‘più probabile che non’, secondo un criterio di prevalenza logica piuttosto che di certezza penale.
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3. Evoluzione giurisprudenziale: dalla sentenza Tettamanti a Calpitano
La decisione in esame si inserisce nel solco interpretativo tracciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182/2021, la quale ha ridefinito l’applicazione dell’art. 578 c.p.p. In base a tale pronuncia, il giudice d’appello, quando sopraggiunge la prescrizione del reato, non può più fondare la condanna civile esclusivamente sull’accertamento penale.
È necessario, invece, che proceda a un’autonoma valutazione della responsabilità civile, applicando i principi e gli strumenti probatori tipici del diritto civile. Questo orientamento è stato consolidato dalle Sezioni Unite nella sentenza Calpitano (n. 36208 del 28/03/2024), che conferma la necessità di un giudizio autonomo sulla responsabilità risarcitoria, basato su un grado di probabilità prevalente.
4. Considerazioni finali e spunti critici in tema di contraffazione del marchio tridimensionale
La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna agli effetti civili, rilevando l’inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte d’Appello in merito all’esistenza dell’illecito civile. Il fascicolo è stato rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, al fine di colmare le lacune probatorie rilevate e procedere a un nuovo esame secondo i criteri previsti dal diritto civile.
La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma della crescente attenzione alla distinzione tra responsabilità penale e civile, specialmente in presenza di reati prescritti, sottolineando l’importanza di un accertamento rigoroso, anche nel giudizio risarcitorio. Sei alla ricerca di un esperto di tutela legale? Contatta il mio Studio Legale a Napoli per una consulenza personalizzata.
